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I.- Introducción.
La recentísima STS., Sala de lo Civil, nº 64/2017, de 02.02.2017; Ponente: Excmo. Sr. D. I.Sancho Gargallo, que resolvió el recurso de casación nº 1395/2014, frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, Secc. 5ª, de 13.03.2014, ha venido a sentar un claro y certero criterio sobre la protección que cabe deparar a los catálogos comerciales no reivindicados como creaciones industriales o marcas, y cuyo único amparo como objetos de un derecho de exclusiva –en ausencia de inscripción registral- solo puede lograrse por la vía de los derechos de autor.
Como refiere el F.J.Primero de la Sentencia, los hechos relevantes acreditados fueron los siguientes:
“1. …
- En la demanda que dio inicio al presente procedimiento, Euro Depot, S.A. y Euro Depot España, S.A. (en adelante “BRICO DEPÔT”) alegaban que una herramienta de marketing muy importante para la actividad comercial de sus establecimientos era su catálogo de productos. “BRICO DEPÔT” entendía que este catálogo constituía una obra susceptible de protección tanto al amparo del art. 10.1.a) como del art. 12.2 LPI.
También denunciaba que Bricoman había plagiado este catálogo, en atención a las similitudes y coincidencias que afectaban a los siguientes aspectos: impresión en papel reciclado de apariencia modesta; formato reducido; impresión en cuatricromía; uso de la paleta de color; estructura interna de los catálogos comparados; criterios de codificación visual empleados; tipografía y uso de tablas de cálculo. Sobre la base de esta infracción ejercitó una pluralidad de acciones de propiedad intelectual.
Pero, además, “BRICO DEPÔT” entendió que el comportamiento de Bricoman constituía un acto de competencia desleal, que podría encuadrarse en el art. 5 LCD (actual art. 4.1), un acto contrario a la buena fe. En concreto denunció que se trataba de actos de aprovechamiento o expolio del esfuerzo ajeno y actos de obstaculización. En consecuencia, ejercitaba las pertinentes acciones de competencia desleal”.
Los Demandantes-recurridos presentaron Demanda calificando a su catálogo como “base de datos”, amparada por el art. 12 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996. Como hace notar la Sala de lo Civil, dicho art. 12 “establece un criterio especial de originalidad para las bases de datos, que se refiere a la selección o la disposición de sus contenidos. Esto es, como se afirma en la doctrina, la originalidad debe referirse a la selección discrecional de las obras o de la información que va a conformar el contenido de la base de datos, la asociación entre ellas, su clasificación y ordenación para su ulterior almacenamiento y recuperación, la acumulación lógica, con títulos o cabeceras precisos para establecer relaciones entre los ítems informativos, documentos u obras, y, en definitiva, para permitir unas búsquedas rápidas y cómodas”. Y esto reviste una extraordinaria importancia, por cuanto que el Motivo Primero del Recurso de Casación denunciaba una infracción del citado art. 12, toda vez que la Audiencia –dejándose llevar por un Informe pericial elaborado por quien, careciendo de conocimientos jurídicos, no acertaba a definir cuál era el verdadero objeto de protección del art. 12, TRLPintel.- creyó ver un plagio, consistente –además- en simples parecidos estéticos, donde no lo había, pues ni procedía analizar los parecidos formales estéticos, ni estos –en el caso concreto- podrían haber alcanzado el tipo de protección que los, en su día Demandantes, pretendían lograr, hasta el punto de que el TS., finalmente, llega a negar que el catálogo “BRICO DEPÔT” fuese una obra susceptible de protección.
II.- Imposibilidad de comisión de “plagio”, por falta de originalidad de lo plagiado, y por referirse las similitudes a aspectos que no constituían el objeto de protección.
Aunque el art. 3º, TRLPIntel. diga que “[l]os derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con:… Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra”, ello es debido -precisamente- a que unos y otros derechos son independientes entre sí; son diferentes y tienen un régimen jurídico también distinto ([1]), aunque no por eso resultan recíprocamente impermeables y estancos, sino todo lo contrario: la independencia del derecho de autor sobre una obra, respecto de los derechos de propiedad industrial, no empece para que sobre un mismo objeto/obra puedan recaer y acumularse ambos tipos de derechos ([2]). Mas para lograr semejante acumulación de grados y tipos de protección –intelectual/artística, marcaria, como diseño…-, es preciso que la creación intelectual de que se trate haya cumplido con los requisitos, no sólo sustantivos, sino también formales-procedimentales, que requiere cada tipo de protección, lo que en buena parte de los casos precisa de inscripción registral –como patente, como marca, como diseño-, y dichas inscripciones no habían tenido lugar. Que el Derecho de Autor se proteja desde el momento de la mera creación, y sin necesidad de registro, mientras que los derechos de Propiedad Industrial precisen -casi indefectiblemente- de la previa intervención de un registro administrativo, se entiende si se considera que existe una teoría jus-administrativista de las marcas y los derechos de marca, que recurre a conceptos propios del Derecho patrimonial administrativo; es decir: a los conceptos del Dominio público y las concesiones demaniales ([3]). Resulta tentador pensar en la Economía de Mercado como una especie de ámbito de uso público –reflejado en el principio de Libre Concurrencia-, que admite ser objeto de usos privativos de especial intensidad; tanta, que se llegan a crear monopolios legales. Y un uso tan intenso requiere una técnica administrativa concesional: están, aquí, los elementos característicos de las concesiones administrativas, tales como “la adjudicación de una situación de privilegio, cual es el monopolio del disfrute de la marca y la posibilidad de exclusión de quienes no tengan el derecho a usarla” ([4]), aunque se trate de una concesión impropia o, mejor, una concesión atípica, toda vez que el régimen de la Marca, a partir del otorgamiento de este título administrativo, será un régimen de Derecho privado ([5]), y la intervención o supervisión por la Administración pública, deja paso a un control judicial por los Juzgados de lo Mercantil ([6]). Esto, en cambio, no ocurre con el Derecho de Autor, porque las obras revindicables, en principio, no comportan usos excluyentes del mercado, que restrinjan la libre competencia. Si esto sucede, es -por así decirlo- “a posteriori”; en la fase de explotación de la Obra mediante su distribución. Y es que, las obras reivindicables por el Derecho de Autor se protegen en un doble sentido en reconocimiento y como premio al esfuerzo creador de sus autores, y ello –además- en el marco de un reconocimiento –en el nivel constitucional- de la libertad de creación intelectual ([7]). Por tanto, si no hubo inscripciones registrales, entonces los Demandantes-recurridos no podían arrogarse unos usos excluyentes del mercado, que restringieran la libre competencia, del modo en que pretendían hacerlo.
Solo quedaba –como digo- ese tipo de protección que depara el Derecho de Autor; un derecho que se obtiene por el puro acto creador de una obra literal, científica o artística, con el grado de originalidad que precisa objetivamente cada tipo de creación [art. 1º, TRLPIntel.]. Y si solo quedaba esa vía… entonces es que quedaban cerradas –por lo menos, respecto de actos o conductas anteriores a un eventual registro- las vías de protección del Derecho de Marcas o del Derecho del Diseño Industrial. Y ese cierre no consiste, solo, en que no se podría hacer uso de las acciones que prevén la Ley de Marcas y la Ley del Diseño Industrial, sino que –además- tampoco se puede reclamar por los mismos tipos de conductas, o –mejor dicho- las conductas infractoras no pueden ser las mismas. Y esta imposibilidad no es –claro- meramente formal: el Derecho de autor solo protege frente al “plagio”, y no frente a actos de “confusión”, y -siendo así- el Juez debe rechazar de plano la argucia de presentar como “plagio” de una obra intelectual, aquello que no pasa de ser un mero riesgo de confusión “en el mercado”, entre “los productos o servicios de una empresa [y] los de otras” [Parafraseando las palabras del art. 4º, L.Mar./2001, a la hora de definir el concepto de Marca].
Por otra parte, el “plagio” debe afectar a la Obra intelectual, en lo que tiene de obra; es decir: en lo que constituye objeto propio de protección legal, y no en aspectos periféricos que el Derecho de autor no protege, ora porque no forman parte del objeto de la protección, ora bien porque carecen del nivel de originalidad que hace que ese objeto merezca ser protegido por el Derecho de Autor [¡¡Hasta esa condición de obra protegible le negó el TS., al Catálogo “BRICO DEPÔT”!!]; mejor dicho: por los derechos o las –diversas, porque son varias- modalidades del Derecho de Autor. Así, el art. 12, TRLPIntel. no protege aspectos estéticos, sino que el objeto de su protección mira a los que podríamos describir como aspectos estructurales:
“1. También son objeto de propiedad intelectual, en los términos del Libro I de la presente Ley, las colecciones de obras ajenas, de datos o de otros elementos independientes como las antologías y las bases de datos que por la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio, en su caso, de los derechos que pudieran subsistir sobre dichos contenidos.
La protección reconocida en el presente artículo a estas colecciones se refiere únicamente a su estructura en cuanto forma de expresión de la selección o disposición de sus contenidos, no siendo extensiva a éstos.
- A efectos de la presente Ley, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, se consideran bases de datos las colecciones de obras, de datos, o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma…([8])”
Su protección se lleva a cabo, pues, no solo por el cauce del derecho de autor, que protege la propia estructura de la base de datos, como colección ordenada o sistematizada, sino –además- por el cauce del derecho “sui generis” [contemplado en el art. 133, TRLPIntel.]([9]) que no fue objeto de controversia. Por lo demás, el Legislador es consciente de que, respecto de este tipo de creaciones, el ámbito de protección debe ser mucho más restringido, en el plano objetivo: “La protección reconocida en el presente artículo a estas colecciones se refiere únicamente a su estructura en cuanto forma de expresión de la selección o disposición de sus contenidos, no siendo extensiva a éstos”. Sólo cuando la selección o disposición de los contenidos se plasma en una estructura original y novedosa, es posible reivindicar la protección del TRLPIntel; protección que no se extiende a los contenidos, porque esos contenidos: o son de obras ajenas… o son de índole objetivamente no reivindicable, porque -en sí mismos- o no resultan de un acto de creación intelectual, o carecen de originalidad, o no son de índole literaria, científica ni artística.
Pues bien; el TS, no cae en el error y, como certeramente refleja el F.J.Segundo, denuncia y critica los siguientes errores de fondo: primero, que “[l]a sentencia de apelación, guiada por el informe pericial aportado con la demanda, bas[e] la existencia del plagio en la concurrencia en el catálogo de productos de la demandada (Bricomart) de una serie de elementos comunes a los de la demandante (Brico Depôt), que,.., en su mayoría son irrelevantes para la protección del art. 12 TRLPI, pues son ajenos a «la selección o disposición de sus contenidos», lo que denota una aplicación indebida del precepto”.
En segundo lugar y en la misma línea, la Sala señala que “[e]l uso de un papel reciclado, de apariencia modesta, que según el perito contribuye a dotar al catálogo de un valor intangible de responsabilidad social de la marca y le informa que no se trata de un catálogo de promoción, no incide en la originalidad de la base de datos que puede justificar su protección por derecho de autor, pues [tampoco] se refiere al criterio legal «de la selección o disposición de sus contenidos»”, e –igualmente- “[l]o mismo puede decirse del formato reducido, que según el perito facilita el uso como guía de punto de venta, la impresión en cuatricromía y el uso de la paleta de colores, así como la tipografía. Estas coincidencias inciden en la estética del catálogo, pero son ajenas a la selección y disposición de contenidos”. Esta es –verdaderamente. La clave del problema; una clave que se repite –nuevamente- en cuanto a “las coincidencias relativas a la estructura interna y a la codificación visual” [Que ambos catálogos se organicen por secciones, como corresponde a los establecimientos, y expongan los productos mediante un criterio compositivo de alta densidad visual de estructura vertical y horizontal; con retículas compositivas de múltiples variables de columna y que permiten organizar las imágenes en unidades grandes o pequeñas sin perder la coherencia gráfica de las páginas; que en ambos catálogos las franjas de color sirvan para indicar secciones y cada sección se encabece con una imagen en blanco y negro que ocupa entre un cuarto y un tercio de la página, con lo que se pretende situar al lector en el contexto de establecimiento…]. Nada de esto era relevante porque “no se refiere propiamente a la selección del contenido”, sino que “la selección de la información que se contiene en ambos catálogos viene determinada, con arreglo a un interés comercial, por los productos que son ofertados para su comercialización en cada caso, que suelen ser coincidentes en atención a que operan en el mismo mercado de productos de bricolaje y material de construcción. Podría tener algo que ver con la disposición de los contenidos, pero respecto de ello la originalidad en este caso es muy pequeña, por no decir inexistente, en relación con la que exige la Ley” ([10]) ([11]). Fue por estos motivos, por los que la Audiencia sevillana pecó –de acción y de omisión- habiendo infringido los arts. 10, nº 1, apdo. a) y 12 TRLPIntel., al declarar que el catálogo de la demandante merecía la protección como derechos de autor que ofrecen dichos preceptos, y que la demandada había plagiado dicha obra.
III.- Inexistencia de deslealtad concurrencial, por legitimidad de los actos de imitación.
Finalmente, por lo que hace a la supuesta deslealtad concurrencial, aunque los Demandantes-recurridos pretendieron basar sus pretensiones en el art. 5º de la Ley nº 3/1991, de 10.01.1991, de Competencia Desleal [L.Comp.Des.], lo cierto es –como señala el TS.- que, aunque este precepto permite proscribir, reprimir, corregir y sancionar como desleales mútiples conductas que no satisfagan esos criterios de corrección mínima, aunque no se hallen específicamente recogidas en la lista de conductas desleales concretas ([12]) [P.e., los actos de “boicot”, que si bien se parecen a los actos de discriminación del art. 16 ([13]), no viene específicamente reflejada en ninguno de los supuestos concretos de deslealtad], en cambio no permite convertir en ilícitas conductas que, potencialmente adscribibles a los tipos concretos de ilícitoconcurrencial, no llegan a reunir todos sus elementos estructurales. De lo contrario, se estaría propiciando una interpretación extensiva de la Ley, que el Legislador claramente no desea. Así, las prohibiciones de los actos de competencia desleal descritos en los arts. 6º, 11 y 12, son de obligada interpretación restrictiva [STS., Sala 1ª de lo Civil, de 13.05.2002; Ponente: Sr. Marín Castán, Recurso nº 3473/1996, “Actualidad Civil”, 2002, nº 39, 21 al 27 de octubre, marg. 615, ps. 3140 y ss.]. Así, y dadas todas las consideraciones expuestas, como el derecho de exclusiva de los catálogos “BRICO DEPÔT” no existía y –de haber existido- tampoco alcanzaba los límites exteriores que pretendían las Actoras… ¡¡No se podía estimar cometido ningún ilícito concurrencial por deslealtad!! El Recurrente debía entenderse amparado por el art. 11, LComp.Des:
“La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley”.
Como no había materia que plagiar -la simplísima estructura, en sucesión, de las distintas secciones de los catálogos “BRICO DEPÔT” no poseía, por sí sola, originalidad suficiente [como no sea e virtud del Personaje]-, el plagio no se produjo, y entonces se está dentro del ámbito de la libertad de imitación de iniciativas empresariales ajenas, que incluso llega a salvar; a dejar fuera de todo reproche jurídico de deslealtad concurrencial aquello en que la asociación es inevitable.
[1].- GARCÍA-PITA y LASTRES,J.L.: “Los límites materiales a la acumulabilidad de las facultades propias del derecho de autor y las propias del derecho de marca [Posible problemática suscitada por usos promocionales y marcarios de catálogos comerciales no reivindicados como creaciones industriales o marcarias]”, en VV.AA.: “Estudios de Derecho Mercantil. Liber amicorum Profesor Dr. Francisco Vicent Chuliá”, dir pot V.Cuñat Edo, J.Massaguer, F.J.Alonso Espinosa y E.Gallego Sánchez, coord. por Mª.V.Petit Lavall, edit. TIRANT LO BLANCH/UNIVERSITAT DE VALÉNCIA, Valencia, 2013, p. 911.
[2].- GARCÍA-PITA y LASTRES,J.L.: “Los límites materiales…”, cit., p. 911.
[3].- FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,C.: “Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual y Derecho Administrativo”, edit. DYKINSON, Madrid, 1999, ps. 75 y ss. MARTÍN MATEO,R. y DÍEZ SÁNCHEZ,J.J.: “La Marca Comunitaria. Derecho público”, edit. TRIVIUM,S.A., Madrid, 1996, ps. 28 y ss.
[4].- MARTÍN MATEO/DÍEZ SÁNCHEZ,J.J.: “La Marca Comunitaria…”, cit., p. 29.
[5].- MARTÍN MATEO/DÍEZ SÁNCHEZ,J.J.: “La Marca Comunitaria…”, cit., p. 29.
[6].- MARTÍN MATEO/DÍEZ SÁNCHEZ,J.J.: “La Marca Comunitaria…”, cit., p. 29.
[7].- GARCÍA-PITA y LASTRES,J.L.: “Los límites materiales…”, cit., ps. 927 y s.
[8].- CUESTA CASTIÑEYRA,R.: “El régimen jurídico de los Derechos de Autor en Internet”, en VV.AA.: “Principios de Derecho de Internet. Incluye comentarios y texto íntegro de la nueva Ley de Internet”, dir. por P. García Mexía, edit. TIRANT LO BLANCH, Valencia, 2002, p. 295.
[9].- CUESTA CASTIÑEYRA,R.: “El régimen jurídico de los Derechos de Autor en Internet”, en VV.AA.: “Principios de Derecho de Internet. Incluye comentarios y texto íntegro de la nueva Ley de Internet”, dir. por P. García Mexía, edit. TIRANT LO BLANCH, Valencia, 2002, p. 295. CÁMARA LAPUENTE,S.: «El nuevo derecho «sui generis» sobre las bases de datos», en AC., 1999, nº 3, del 18.1.1999/24.1.1999, p. 55.
[10].- Ni siquiera la introducción de tablas de cálculo, por muy útiles que pudieran resultar, justificaba tampoco una suficiente originalidad de la colección o base de datos que difícilmente pudiera llegar a reconocerse al catálogo de Brico Depôt.
[11].- GARCÍA-PITA y LASTRES,J.L.: “Los límites materiales…”, cit., p. 944.
[12].- SÁNCHEZ CALERO,F. y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE,J.: “Instituciones de Derecho Mercantil”, t. I, 37ª ed. [10ª en Aranzadi], edit. THOMSON-REUTERS/ARANZADI,S.A., Cizur Menor (Navarra), 2016, p. 231.
[13].- EMPARANZA SOBEJANO,A.: “El Boicot como acto de competencia desleal contrario a la Libre Competencia”, edit. CIVITAS,S.A., Madrid, 1ª ed., 2000, p. 126, quien señala que entre los actos de boicot y los de discriminación “stricto sensu” existe una acusada afinidad; razón por la cual se puede caer en la tentaciónde subsumir el boicot en la categoría de la discriminación.
